Language

商标受让人善意受让商标能否对抗商标申请的“原罪”



Q:
商标受让人善意受让商标能否对抗商标申请“原罪”?


我国的商标资源愈发紧张,客观上商标申请成功率并不是很高,从他人处购买一个商标是很多市场经济主体的选择。如果一个注册商标属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形,第三人善意受让了该注册商标,此时对该注册商标提起无效宣告,第三人能否因其自身的善意对抗商标申请的“原罪”。


为本文讨论的目的,仅用注册商标作为讨论的对象。实际上,善意受让商标申请除了形式上的不同,与注册商标并无区别,也应当适用讨论的结果。






相关规定


《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》


7.4 【商标受让不影响相关条款的认定】

诉争商标的申请注册违反商标法相关规定的,诉争商标的申请人或者注册人仅以其受让该商标不存在过错为由主张诉争商标应予核准注册或者维持有效的,不予支持。


17.3 【“其他不正当手段”具体情形的认定】

具有下列情形之一的,可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”:


(1)诉争商标申请人申请注册多件商标,且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似,既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的,也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的;


(2)诉争商标申请人申请注册多件商标,且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的;


(3)诉争商标申请人具有兜售商标,或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。


17.4 【“其他不正当手段”具体情形的例外】

诉争商标申请人具有本审理指南第 17.3 条规定的情形,但诉争商标申请注册的时间较早,且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的,可以根据具体情况,认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。



案例 



案例一【1】


“SSS”商标的无效宣告(本所代理):


某管理公司于2016517日申请注册了“SSS”商标,并于201777日获准注册。该商标于2018727日受让给案外人陈某。在针对“SSS”商标的无效宣告及后续行政诉讼案中,陈某宣称其受让商标并无过错,而且已将诉争商标使用使用于核定的商品上,已然实现了诉争商标的商业使用目的,在相关公众中形成了一定品牌效应,对诉争商标进行无效宣告会给原告造成重大损失。

评审和一审法院都认为商标应当予以无效宣告。一审法院认为,诉争商标原申请人某管理股份有限公司在多个商品和服务类别上申请注册了450余枚商标,其中,包括诉争商标在内的近300枚商标已经转让或者正在售卖中。综合考虑以上情形,某管理股份有限公司申请注册诉争商标已超出正常的经营需求,具有明显的主观恶意,其行为扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序,损害了公共利益,不当占用了社会公共资源,损害了公平竞争的市场秩序,已构成2013年商标法第四十四条第一款以其他不正当收到取得注册之情形,诉争商标不应当予以核准注册。陈某作为诉争商标的受让人,在应知第三人对诉争商标申请无效宣告请求后,虽然对诉争商标进行了使用和受让,但是其使用和受让的行为也不能改变诉争商标取得注册时系采取了不正当手段的认定。因而,法院驳回了原告陈某的诉讼请求。

本案中,陈某提供了一定的使用证据,但是数量不多。


案例二【2】


“小米生活”商标的无效宣告二审


在针对第10224020号“小米生活”商标的无效宣告二审中,法院认为商标原申请人奔腾公司大量申请注册包括诉争商标在内与他人知名品牌相同或相近的商标,已构成商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”之情形。诉争商标虽由原申请人奔腾公司转让于智米公司,智米公司又更名为中山麦火公司,但由于奔腾公司与智米公司存在特定关系,故商标权利人变更并不能改变诉争商标系以“以其他不正当手段取得注册”的事实

本案中,奔腾公司提交了一定数量的使用证据,但是法院认为,“奔腾公司提交的在案证据不足以排除其在实际经营中攀附小米公司及他人知名度的嫌疑。”


案例三【3】  :


“光芒”商标


法院认为,本案中,曹泽鑫在第7类商品上注册多达30余件商标,且其中包括多件与他人具有较强显著性或一定知名度的商标、企业字号相同的商标。曹泽鑫虽然提交了诉争商标的使用证据,但并未举证证明其实际使用了其余30余件商标或具有使用的真实意图。因此,曹泽鑫在第7类商品上注册30余件商标的行为已经超出了正常的经营需要,扰乱了正常的商标注册秩序,不当占用了社会公共资源,已构成商标法第四十四条第一款所指以不正当手段取得注册之情形。曹泽鑫是否在先获准受让第3908092号“光芒”商标,对认定其申请注册行为是否采取其他不正当手段并无影响。

案例四【4】


“新科”商标的无效宣告


在针对第13587493号“新科”商标的无效宣告二审中,法院认为原商标申请人双赢贸易行大量申请注册包括诉争商标在内与他人知名品牌相同或相近的商标,已构成商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”之情形。诉争商标系恒科公司从原申请人双赢贸易行受让取得,其既应享受该转让产生的权利,更要承担相应的义务,否则允许先申请人大量囤积注册,再通过转让“合法化”,势必会助长扰乱商标注册管理秩序的行为,故对商标评审委员会及原审法院的相关认定本院予以维持。

本案中,恒科公司并没有提交使用证据。


分析

1、 原罪

尽管17.3对于何为不正当手段列举了一些情形,但是我们认为不正当手段的内涵显然是更广阔的,例如某人囤积海量商标,但是商标本身并不是抢注他人的商标,而是自己通过翻字典等进行随意组合的商标,也可以认定属于不正当的占用商标资源,扰乱正常的商标秩序,从而违反第四十四条。

但是,商标法第四条比第四十四条更合适这种举例的情形。在2019年商标法修订以前,由于第四十四条并没有将第四条例如无效的理由,因此尚不能适用第四条。例如,法院曾在2016年的一份判决中认为【5】,“商标法四条是有关商标注册的原则性规定,其精神已经具体体现在商标法的其他条款之中。而且,对于已经注册的商标,商标法在第四十四条和第四十五条分别以封闭式规定的方式,具体规定了可以提出无效宣告请求的商标法条款,其中并不包括商标法四条,这进一步佐证了商标法四条属于原则性条款,而非涉及实体问题的无效宣告条款。”,但是在2019年修法后,商标法第四十四条已经明确,“已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。 ”因此对于适用2019年商标法的案件,在法律适用上就可以直接适用第四条了。

2、受让人仅主张善意受让的情形

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第7.4条中强调了“仅”字。字面上可以理解为如果受让人仅主张其主观意图不是傍名牌,也不是为了转售牟利等不符合商标法立法精神的情况,而是为了自行使用或者其他正当目的(比如防御商标)等,仅仅这种善意受让的主张无法对抗商标申请的“原罪”。从反面理解,如果受让人的抗辩主张还包括其他要件,则有可能得到支持,即17.4的情况。

但是毫无疑问的,受让人主张善意是很有必要的抗辩理由,对于善意的理解就很关键。例如对于一个众所周知的品牌,受让人宣称自己是善意受让就很难令人信服。同时,笔者认为受让人也应当具有一定的谨慎注意义务,对于商标原申请人和标的商标的情况应当予以最起码的背景调查,例如通过搜索引擎进行检索,否则,漠不关心式的受让商标也很难自证善意。

3、受让人其他抗辩主张

北京高院审理指南第17.4条又列举了例外的情形。也就是说在同时符合下面两个要件的情况下,可以根据具体情况,认定诉争商标不构成以其他不正当手段取得注册的情形:

1)诉争商标申请注册的时间较早;
2)且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的。

17.4的规定本质上是原商标申请人的抗辩,而不是受让人的,因为与受让人并没有直接关系。如果满足17.4的要件,受让人也是善意受让,那么自然应当适用17.4的结论,假如受让人是恶意受让,比如受让商标后不进行实际使用,而是用于兜售牟利,那么这种情况,我们认为原则上也不应当影响该商标的正当性,用一个比较通俗的比喻,就像制造菜刀销售并没有过错,嫌疑人故意购买菜刀用于实施犯罪行为,不能因此将制造菜刀本身一并否定。只有制造菜刀本身有过错,才可以对制造菜刀本身予以规制。

关于要件1诉争商标申请注册的时间较早,对于何为“较早”没有明确说法,也不应当有一个时间上的限定,笔者试着提出一个可以参考的办法,即参考撤三程序,要求申请注册的时间满三年。另外,“较早”是相对于什么时间点作为参考,笔者认为应当是以提出无效宣告的时间,较为妥当。

关于要件2强调的是诉争商标申请人,而不是不是商标受让人,因此,受让人的使用一般难以得到支持。案例1就是这种情况。但是,完全不考虑受让人的使用情况也不尽合理,因为商标法第四十四条的适用,存在几个要件,当其他要件都不是特别充分的情况下,受让人又对诉争商标存在大量使用,维持其注册不失为一个妥善的办法。

值得关注的是,要件2并没有要求使用的规模,笔者认为,商标法上主要有三种使用规模要求,一是撤三程序的撤三规模,二是三十二条的有一定影响的使用规模,三是十三条的驰名商标的使用规模。虽然17.4没有对使用规模提出要求,但是毕竟17.4适用的前提是商标存在原罪,在这个前提下,不应当轻易的允许通过使用就维持注册,应当提出一定的使用规模要求,即至少满足“有一定的影响”。

最后,17.4的规定是“可以”而不是必须维持注册,这说明法院对于原罪仍然是比较谨慎,最大化的避免“非法使用获得合法权益”的效果。案例2就是一个佐证。


结论

“以其他不正当手段取得注册”的商标在转让后能否对抗“原罪”,首先,受让人要先抗辩不存在原罪,这是最有效通常也是最困难的抗辩手段。其次,受让人不能仅仅主张受让是善意的,这无法得到支持。最后,受让人要参考17.4的规定,从多个方面予以论证诉争商标应当予以维持的理由并提供证据。这里还对受让人提出了一个挑战,即由于17.4要求的是商标申请人的使用情况,受让人应当注意在商标交易时,将商标使用情况纳入考虑,并索要证据以备不时之需。

商标受让人善意受让商标能否对抗商标申请的“原罪”

[1]北京知识产权法院(2018)京73行初12014号判决书
[2]北京市高级人民法院(2020)京行终43号判决书
[3]北京市高级人民法院(2019)京行终3265号判决书
[4]北京市高级人民法院(2019)京行终9696号判决书
[5]北京知识产权法院 (2016)73行初3799号判决书

  • 相关资讯 More
  • 点击次数: 100008
    2024 - 11 - 29
    作者:金涟伊2024年,政府工作报告首次将“品牌出海”纳入工作任务,提出要“加强标准引领和质量支撑,打造更多有国际影响力的‘中国制造’品牌”。而为了给“品牌出海”保驾护航,企业应当重视其海外目标市场的商标布局,尽可能排除侵权风险,令其品牌获得当地知识产权管理部门的商标保护。商标的保护具有地域性,各个国家或地区的商标法规定不同,对企业品牌(即商标)的保护方式也有不同。本文将对美国地区商标保护及注册申请流程进行简单介绍。  一、商标保护对象 在美国可使用及注册的商标可以是任何文字、短语、符号、图形或前述的组合,用以识别商品或服务的来源。 由于美国各个州之间对商标保护的法律规定各有不同,申请人如仅在任一州申请注册商标,则无法跨州获得保护。因此我们所述的美国商标注册,通常上是指联邦商标注册,即向美国专利商标局(USPTO)申请注册商标,则将在整个美国领土范围内获得商标权利。  二、重视商标使用 值得注意的是,美国强调商标所有者只有商业使用其商标才有权获得联邦保护,在申请时以及整个商标生命周期中,企业都需要定期展示商标的使用情况。 若想获得商标注册,商标应在美国商业活动中实际使用。如尚未使用的,应当以意图使用为基础提交注册申请。只有在某些特定情况下,申请注册商标时无需提交使用证明,例如当商标已在其他国家注册,并以此为基础在美国申请注册,或通过马德里协议将商标延伸注册至美国。 然而,通过马德里协议延伸至美国的商标注册申请,目前面临着较高的官方审查风险,可能需要补充提供使用证据。 三、商标注册申请流程 美国商标注册申请需提供相关信息,包括申请人名称、国籍、住所地/营业场所所在地,以及: 1、 类别及指定商品或服务描述;2、 商标名称或标识,如存在特殊...
  • 点击次数: 1000012
    2024 - 11 - 22
    作者:张嘉畅在当今这个知识产权(IP)经济蓬勃发展的时代,从影视、文学、游戏到音乐,IP的身影无处不在。数据显示,中国的IP产业市场规模已突破千亿元大关,并持续增长。发展到现在,尤其是在“打卡探店”经济的推动下,餐饮行业也纷纷利用IP主题餐厅、IP食品和布景打卡等方式吸引顾客。  (伦敦Pooh corner咖啡厅,图源自小红书用户Kunkunnnnn)知识产权(IP)是一个广义概念,包括专利权、著作权、商标权和商业秘密等无形资产权利。在本文中,我们将“IP”主要理解为文学、艺术和科学作品,而“IP权利”则特指作品著作权(版权)。本文也将仅围绕著作权侵权相关问题进行讨论。对于店铺经营者来讲,伴随着高额的经济利益而来的,是潜在的著作权侵权风险。在餐厅、咖啡厅等餐饮店当中,风格模仿、主题布景、主题饮食产品,或是售卖或赠送的主题周边是比较常见的IP应用的场景。那么,开设主题餐饮店或使用IP吸引顾客时,哪些情况下可能产生著作权侵权风险呢?一、经营者应确定所使用的IP是否受到版权保护有一些餐厅经营者是出于情怀或爱好,为了结交同好或扩大自己喜欢的IP的影响力而在其经营的店铺中使用IP元素。这时,如果被使用的作品已经超出著作权保护期限,即已经进入公有领域,其财产权不再受到版权保护。根据《中华人民共和国著作权法》第二十三条规定,自然人的作品财产权保护期为作者终生及其死亡后五十年;法人作品财产权截止于作品首次发表后第五十年的12月31日;视听作品的财产权保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日。不受版权保护的作品可以在不篡改或扭曲其作品本质的情况下用于商业使用。在我国比较常见的主题有四大名著主题餐厅,或艺术主题餐厅(使用世界名画、名著当中的文字摘录进行装潢)等,均是使用了广为大众所知的IP对餐厅进行了包装加工。在仅适用作品元素的情况下,无论是主题布景或是...
  • 点击次数: 1000004
    2024 - 11 - 15
    作者:陈巴特2024年11月12日,《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》发布,根据2024年11月修订的《全国年节及纪念日放假办法》,自2025年1月1日起,全体公民放假的假日增加2天,其中春节、劳动节各增加1天。根据该通知,2025年春节期间放假安排为:1月28日(农历除夕、周二)至2月4日(农历正月初七、周二)放假调休,共8天。1月26日(周日)、2月8日(周六)上班。曾经除夕不放假,多年来一直是国人吐槽的重心。对国人来说,除夕的重要性不亚于大年初一。炮竹一声除旧岁,春风送暖入屠苏。自古至今,除夕可以说是一年中最重要的一天。这一天,家人欢聚一堂,互送祝福,祭祖先,贴春联,包饺子,吃年饭,一起辞旧迎新。对于远方的游子,在外打拼一年,很大程度就是为了满足回家过年的渴望。虽然很多企事业单位考虑到除夕的重要性,每年也安排除夕放假,劳动者也可以通过休年休假实现回家过年的愿望,但毕竟此前国家法定节假日未包括除夕,回家的感觉还是不一样。如今,国家正式将除夕确定为法定节假日,可谓“喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告”!然鹅,并不是每一位劳动者都能享受到这美好的春节假期的。地球在转,社会依然要运转,各餐饮、旅游、交通运输等服务行业的企业会比平时更加繁忙,赶工期的企业也可能加班加点……那么,问题来了!如果春节假期全在上班,企业怎么计算加班工资?一、什么是法定节假日?我国法定节假日有哪些?法定节假日是由国家法律、法规统一规定的用以开展纪念、庆祝活动的休息时间,也是劳动者休息时间的一种。劳动者在这些日子可以享受带薪休假。包括全体公民放假的节日和部分公民放假的节日及纪念日。根据2024年11月10日修订的《全国年节及纪念日放假办法》规定,全体公民放假的节日包括:1、元旦,放假1天(1月1日);2、春节,放假4天(农历除夕、正月初一至初三);3、清明节,放假1天(农历清明当日);...
  • 点击次数: 1000015
    2024 - 11 - 08
    作者:常春【摘要】在专利侵权案件中,中国专利法意义上的”制造者”不仅限于实施具体制造行为的主体,还包括组织生产资源、协调生产环节并确定产品技术方案的主体。近年来,随着生产链分工日益细化,最高法在多个案例中将具备协调、指挥等作用的主体纳入”制造者”范畴,逐步形成了扩展的制造者认定标准。本文以多个典型案例为基础,分析在专利侵权中制造者身份的认定、共同侵权构成要件及法律适用。【关键词】专利侵权、制造者、共同侵权、连带责任、专利法一、案件背景与争议焦点近日最高人民法院知识产权庭公布了第(2021)最高法知民终2301号判决的裁判要旨,其中指出专利权人某家庭制品公司发现金华某文体用品公司在京东平台销售的杯子侵犯其发明专利权。金华某文体用品公司通过购买防伪标签获得商标授权,委托永康某工贸公司生产杯子,并完成销售。此外,广州某贸易公司和浙江某工贸公司负责审核产品图样、提供授权和防伪标签。专利权人认为金华某文体用品公司、广州某贸易公司及浙江某工贸公司共同侵权,要求赔偿。在一审中,法院仅认定金华某文体用品公司为制造者,但二审中最高人民法院认为广州某贸易公司、浙江某工贸公司通过防伪标签控制和审核图样和产品样品等行为对制造环节起到了控制作用,将三家公司认定为共同侵权,要求其承担连带赔偿责任。本案的争议焦点在于:1)如何认定“制造者”身份;2)如何认定多主体构成共同侵权;3)对合法来源抗辩的适用标准。二、专利侵权案件中“制造者”身份的认定在专利侵权中,“制造者”不仅指实际的制造行为实施者,也包括间接控制和主导制造过程的主体。以下典型案例有助于进一步说明最高法在制造者认定中的标准:1. 四川金象赛瑞化工公司与山东华鲁恒升化工公司技术秘密与专利侵权案(案号:(2020)最高法知民终1559号)中,多方被告分别负责不同生产环节,共同构成了专利侵权行为的制造者。最高法认为即使没有直接制造行为,但...
× 扫一扫,关注微信公众号
铭盾MiNGDUN www.mdlaw.cn
Copyright© 2008 - 2024 铭盾京ICP备09063742号-1犀牛云提供企业云服务
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

6

二维码管理

展开